rechtspraak  

Hieronder een overzicht van een elftal recent gepubliceerde uitspraken in Duitse procedures, KluwerPatentBlog.

Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), 19 February 2013, Kluwer Patent Blog (Wundverband)
by Anja Petersen Hoffmann Eitle , for Kluwer Patent Cases If the patentee has granted an exclusive license after filing an infringement action, an exclusive licensee is (in part) a legal successor of the patentee. Therefore, as long as the patentee’s claims are pending at another German court, the exclusive licensee has no right to sue with regard to the same subject matter due to the force of res judicata of the judgment against the legal successor and the lis pendens rule. The final decision against the patentee will have binding effect against the licensee as well.

Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), 15 January 2013, Kluwer Patent Blog (Messelektronik fuer Coriolisdurchflussmesser)
by Jochen Buehling , for Kluwer Patent Cases The Federal Court of Justice held that under the specific circumstances of the case it was likely that a service manual regarding flow meter technology had been available to third parties. The Court considered as decisive the agreement between the party supplying the manual and the recipient. According to the Court it is relevant whether the parties agreed upon confidentiality either expressly or implicitly or whether it was to be expected under the circumstances that the recipient would keep the information confidential.

Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), 5 February 2013, Kluwer Patent Blog (Genveraenderungen)
by Jochen Buehling , for Kluwer Patent Cases According to the law on employee inventions, the inventor is entitled to information about all income generated by the employer from third parties in exploiting the invention. This information is the basis for claims of the employees against the employer for compensation. The Court confirmed the decisions of the lower courts and held that the income of the employer comprises all financial benefits related to the employees’ invention and its exploitation. This includes not only payments made to the employer but also other benefits such as patent protection.

Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), 18 December 2012, Kluwer Patent Blog (Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren)
by Jochen Buehling , for Kluwer Patent Cases Regarding the question whether costs for double representation of a party by a patent attorney and an attorney-at-law are reimbursable the Court held that these costs are to be reimbursed at least in a situation where parallel infringement proceedings concerning the same patent are pending before a civil court and in which the same party or an affiliate of that party is involved.

Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), 19 July 2012, Kluwer Patent Blog (Take Five)
by Jochen Buehling , for Kluwer Patent Cases In an earlier decision (BGH M2Trade), the Court held that the termination of the main license agreement does not automatically lead to a termination of the sublicense. It remains in force when the main license is terminated for reasons such as a mutual agreement of the main licensor and the main licensee who is also the sub-licensor. The Court applied this principle in the present case in which the license was exclusive. According to the Court, the interests of the sub-licensee were to prevail over the interests of the main licensor.

Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), 19 July 2012, Kluwer Patent Blog (M2Trade)
by Jochen Buehling , for Kluwer Patent Cases Although the right of the main licensee to use the invention automatically fell back to the licensor upon the licensee’s insolvency, the Court held that the sublicensee enjoys protection of succession and that the sublicense continued to exist despite the termination of the main license.

Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), 24 July 2012, Kluwer Patent Blog (Leflunomide)
by Thorsten Bausch Hoffmann Eitle and Bernd Kröger. A combination of two pharmaceutical ingredients, i.e. leflunomide and teriflunomide is to be considered obvious if the person skilled in the art uses an obvious process to obtain leflunomide that automatically results in – even with a certain delay – both components due to a chemical reaction.

Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), 23 October 2012, Kluwer Patent Blog (Sachverstaendigenablehnung VI)
by Jochen Buehling , for Kluwer Patent Cases The Court held that a lack of impartiality of a court-appointed expert can be assumed if the expert maintains a close economic relationship with one of the parties. This is not necessarily so where the expert was engaged by a third party that maintains a consulting relationship with one of the parties.

Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), 20 November 2012, Kluwer Patent Blog (Fuehrungsschiene)
by Jochen Buehling , for Kluwer Patent Cases This decision deals with a court order to obtain an expert opinion in a nullity appeal proceeding subject to the new procedural rules that apply to nullity actions filed since October 1, 2009. Due to revised rules in nullity appeal proceedings, as a general rule, the appeal court shall decide on legal questions only, and not questions of fact such as expert opinions. However, the Court held that regarding facts relevant for novelty or inventive step it, the appointment of a court expert to clarify the factual background is still admissible, even if the relevant facts were already a subject in the first instance proceedings.

Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), 28 August 2012, Kluwer Patent Blog (Fahrzeugwechselstromgenerator)
by Jochen Buehling , for Kluwer Patent Cases The Appeals Court held that an argument that was not raised in first instance proceedings, shall not be considered a new matter, and consequently be dismissed, if it only further specifies or clarifies the line of argumentation in first instance. On the other hand, f the plaintiff refers to the specifics of a technical teaching disclosed in prior art for the first time at the appeal stage in order to support a nullity attack, it shall be considered a new matter, even if this prior art was already filed in first instance.

Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), 13 November 2011, Kluwer Patent Blog (Diglycidverbindung (Diglycidyl Compounds))
by Jochen Buehling , for Kluwer Patent Cases Under the doctrine of equivalents, a patent does not convey protection for all options disclosed in the broader patent description if these options are not specifically included in the patent claims.

Hieronder een overzicht van een drietal gepubliceerde uitspraken, zie ook KluwerPatentBlog.

European Patent Office (Appeals Court), 5 March 2013, T248/12, Kluwer Patent Blog
by Lars de Haas , for Kluwer Patent Cases. The Board observed that it could not be understood that the “technical relevance” criterion, proposed by another board in T 1906/11 for judging extension of subject matter, defines a new standard for judging amendments with respect to Article 123(2) in the case of intermediate generalizations. Instead, the Board had to decide whether the technical information inferred by the skilled person was new having regard to the content of the original application as filed.

European Patent Office (Appeals Court), 12 December 2012, T1713/11, Kluwer Patent Blog
by Lars de Haas , for Kluwer Patent Cases The Board of Appeal accepted that filing of a criminal complaint for patent infringement could meet the EPC condition of Art. 105 EPC, for intervention that ‘proceedings for infringement´ have been instituted. In the present case, the licensee of the patent raised a criminal complaint (‘Privatanklage’ under Austrian law), requesting a court to institute criminal proceedings on the grounds of patent infringement.

European Patent Office (EPO Board of Appeal), 25 February 2013, Kluwer Patent Blog (Plasma Torch / Agilent)
An amendment of independent patent claim 1 during prosecution introduced a new feature. According to the Examining Division this led to the combinations of features of dependent claims 2-4 to extend beyond the disclosure of the application as filed (Art. 123(2) EPC). The Board of Appeal held that the focus of the Examining Division was disproportionally directed to the structure of the claims as filed and did not uphold the ED’s decision, because the disclosure directly and unambiguously referred to a variation of but not an alternative to the embodiment disclosed in the application as filed.

Kamer van Beroep interlocutory decision of 8 July 2013, zaak T83/05 (Broccoli 2)
Met samenvatting van Cees Mulder, Maastricht University.
Zowel in de ‘Broccoli’ zaak (T 83/05) als in de ‘Tomato’ casus (T 1242/06) hebben de Kamers van Beroep (Boards of Appeal; BoA) die deze zaken behandelen, vragen voorgelegd aan de Grote Kamer van Beroep (Enlarged Board of Appeal; Enl.BoA). De Enl.BoA heeft die beide zaken samengevoegd tot één beslissing: G 2/07 (geconsolideerd met G 1/08). Daarna is er iets uitzonderlijks gebeurd: de BoA in de ‘Tomato’ casus heeft aanvullende vragen gesteld aan de Grote Kamer van Beroep (‘interlocutory decision’ van 31 mei 2012). Een tweede verwijzing naar de Enl.BoA in dezelfde zaak door een BoA was nog nooit voorgekomen in de geschiedenis van het Europees Octrooiverdrag. Deze verwijzing naar de Enl.BoA heeft G 2/12 als nummer gekregen en wordt aangeduid als ‘Tomato 2’. Zie eerder bericht hierover op het IE Forum.nl

En nu heeft de Board of Appeal die de ‘Broccoli’ zaak behandelt hetzelfde gedaan: ook in deze casus zijn aanvullende vragen gesteld aan de Enl.BoA (9 juli 2013) – zie zaak T83/05. Deze verwijzing ‘Broccoli 2’ zal waarschijnlijk in het systeem worden aangeduid met G 2/13. Het Europees Octrooibureau heeft over deze verwijzing door de BoA een bericht geplaatst op de nieuwspagina.

Het is goed mogelijk dat de Enl.BoA de twee verwijzingen weer consolideert tot één beslissing.

De gestelde vragen:

1. Can the exclusion of essentially biological processes for the production of plants in Article 53(b) EPC have a negative effect on the allowability of a product claim directed to plants or plant material such as plant parts?

2. In particular:
(a) Is a product-by-process claim directed to plants or plant material other than a plant variety allowable if its process features define an essentially biological process for the production of plants?
(b) Is a claim directed to plants or plant material other than a plant variety allowable even if the only method available at the filing date for generating the claimed subject-matter is an essentially biological process for the production of plants disclosed in the patent application?

3. Is it of relevance in the context of questions 1 and 2 that the production conferred by the product claim encompasses the generation of the claimed product by means of an essentially biological process for the producion of plants excluded as such under Article 53(b) EPC?

4. Is a claim directed to plants or plant material other than a plant variety is considered not allowable because the plant product claim encompasses the generation of the claimed product by means of a process excluded from patentability under Article 53(b) EPC, is it possible to waive the protection for such generation by "disclaiming" the excluded proces?

Vzr. Rechtbank Den Haag 8 juli 2013, KG ZA 13-179 (Orbus tegen Boston Scientific)
Uitspraak ingezonden door Mark van Gardingen, Richard Ebbink, Rik Lambers en Jan Pot, Brinkhof N.V..
OrbusNeich ontwikkelt, produceert en distribueert stents (vaatwandondersteuning) en is houdster van EP 1 341 482, Orbus heeft een exclusieve licentie. Na de oppositieprocedure is de octrooibeschrijving aangepast. De Duitse rechter heeft bij beslissing Boston Scientific een inbreukverbod op het Duitse deel opgelegd. Boston Scientific bestrijdt de inventiviteit van de geclaimde stent met de door Brown geopenbaarde stent-configuraties die bestaan uit zigzag-ringen. Brown - van Boston Scientific zelf afkomstige internationale octrooiaanvrage - openbaart ook de verdeling van connectoren over de stent.

De voorzieningenrechter acht het aannemelijk dat de vakman zou kiezen voor de door Boston Scientific geschetste 5-3-5-3-variant, omdat hij daarmee de meest uniforme ondersteuning van de vaatwant zou bereiken. De keuze voor de 7-1-7-1-variant zou daarentegen leiden tot openingen die Brown juist wil vermijden.

4.15. Orbus bestrijdt niet de stelling van Boston Scientific dat de vakman slechts twee reële mogelijkheden zou hebben, (...). Daargelaten of , zoals Boston scientific aanvoert, niet beide mogelijkheden ieder voor zich voor de hand liggen en reeds om die reden niet inventief zijn, acht de voorzieningenrechter dat zo zijnde voorshands aannemelijk dat de vakman inderdaad al op grond van zijn algemene vakkennis zou kiezen voor de door Boston Scientific geschetste 5-3-5-3-variant omdat hij daarmee de meest uniforme ondersteuning van de vaatwant, de stent-to-vessel ratio, zou bereiken. De keuze voor de 7-1-7-1-variant zou daarentegen leiden tot openingen (gaps) zoals hiervoor onder 4.5.3 afgebeeld. die Brown nu juist wil vermijden. Met de keuze voor de 5-3-5-3-variant zou de vakman komen tot een stent waarin ook kenmerken (...) zijn aan te wijzen.

4.16. Gezien het voorgaande moet, daargelaten wat Boston Scientific overigens over de geldigheid van het octrooi heeft opgemerkt, worden geoordeeld dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het ingeroepen octrooi in een bodemprocedure zal worden vernietigd of in hoger beroep in de oppositieprocedure zal worden herroepen. De gevorderde voorzieningen dienen bij die stand van zaken te worden afgewezen, met veroordeling van Orbus als in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten. Partijen hebben de kosten in overleg begroot op €200.000.

Rechtbank Den Haag 19 juni 2013, HA ZA 12-1064 (Glenmark Generics B.V. tegen The Wellcome Foundation Ltd)
Uitspraak ingezonden door Peter Burgers en Rik Lambers, Brinkhof N.V..
Octrooirecht. Hulpverzoek. Bodemprocedure ná IEF 12580. Wellcome is houdster van EP 0 670 719 B1 voor een combinatie van atovaquon met proguanil voor de behandeling van protozoën infecties. Ter gelegenheid van de de Fourth annual malaria meeting heeft Dr. Hutchinson een presentatie gehouden. De High Court of Justice heeft het Britse deel van het octrooi vernietigd wegens gebrek aan inventiviteit. Wellcome verdedigt niet het octrooi, maar beroept zich op een inventief en nawerkbaar hulpverzoek. Het hulpverzoek is, aldus de rechtbank, niet inventief. Als onbestreden staat vast dat de aangevallen volgconclusies eveneens niet inventief zijn, met uitzondering van conclusie 7 van het hulpverzoek. Wellcome wordt veroordeeld in de proceskosten ad €150.000 zoals partijen onderling zijn overeengekomen.

Wellcomes verklaring van afstand van beschermingsomvang is niet ingeschreven in het octrooiregister en de nietigverklaring van het octrooi moet onbestreden worden toegewezen. De presentatie van Hutchinson, die zich het meest nabij de stand van de techniek bevond, waarin een veelbelovende combinatie werd besproken, kon de gemiddelde vakman niet links laten liggen. Dat het onderzoek beperkt was en dat de resultaten onvolledig waren, kan niet leiden tot een ander oordeel. Aangevoerd is dat een pilot of proof of concept study, een eerste stap in het klinisch testen van een geneesmiddel, met een beperkte omvang gebruikelijk is.

2.5. De High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court (Arnold J) heeft op 7 februari 2013 uitspraak gedaan in een nietigheidsprocedure tegen het Britse deel van EP 719, aanhangig gemaakt door Glenmark Generics (Europe) Limited en Generics [UK] Limited (handelend onder de naam Mylan). In die procedure werd een oordeel gevraagd over de geldigheid van de conclusies zoals verleend. De Britse bodemrechter oordeelde – kort gezegd – dat de uitvinding van EP 719 voor de hand lag in het licht van onder meer de lezing van Hutchinson en dat het Britse deel van het octrooi derhalve nietig is bij gebrek aan inventiviteit.

 

3.2. Aan haar vordering legt Glenmark ten grondslag dat het octrooi niet inventief is in het licht van onder meer de lezing van Hutchinson en, voor het geval dat de rechtbank zou oordelen dat het octrooi wel inventief is, dat het octrooi niet nawerkbaar is omdat, kort gezegd, het uitvoeren van klinische studies een onredelijke inspanning van de vakman vergt. Glenmark heeft daarbij uitdrukkelijk verklaard dat zij geen nietigverklaring vordert van conclusie 7.

5.1. Wellcome heeft verklaard dat zij afstand doet van haar recht voor zover de beschermingsomvang verder strekt dan het hulpverzoek, maar gesteld noch gebleken is dat Wellcome een daartoe strekkende akte heeft laten inschrijven in het octrooiregister. Daarom neemt de rechtbank aan dat de bedoelde afstand nog niet is geëffectueerd en dat de nietigverklaring van het octrooi als onbestreden moet worden toegewezen voor zover de beschermingsomvang verder strekt dan het hulpverzoek.

5.7. De rechtbank is van oordeel dat de gemiddelde vakman die op de prioriteitsdatum de therapietrouw en effectiviteit van de behandeling van malaria wilde verbeteren ook zou uitkomen op de geclaimde materie. Wat betreft het verbeteren van de effectiviteit van de behandeling staat daarbij voorop dat de lezing van Hutchinson zelf uitdrukkelijk in de richting wijst van het optimaliseren van de dosering. Hutchinson sluit de lezing namelijk af met de conclusie dat “further dose ranging studies of combination therapy are clearly justified”. Glenmark heeft, onder verwijzing naar de verklaring van haar deskundigen Hill en Molyneux, aangevoerd dat de gemiddelde vakman die, destijds gebruikelijke, doseringsbereikstudies zou hebben uitgevoerd en zou zijn uitgekomen op de geclaimde gewichtsverhouding. Glenmark heeft er daarbij – als zodanig onweersproken – op gewezen dat de geclaimde gewichtsverhouding niet bijzonder is. De standaarddosering van proguanil (200 mg) in combinatie met de dosering van atovaquone waarmee Hutchinson zijn onderzoek is begonnen (500 mg), valt al binnen het geclaimde bereik.

5.12. Wellcome wijst er op dat de toehoorders van Hutchinson (die volgens Wellcome representatief zijn voor de gemiddelde vakman) tijdens zijn lezing sceptisch waren over de resultaten van zijn studies. Die lezing leerde namelijk ook dat atovaquone zelfstandig geen effectief malariabestrijdingsmiddel was omdat het al in een zeer vroeg stadium resistentie verschijnselen liet zien. Voorts was proguanil met name bekend voor profylactisch gebruik. Het mag zo zijn dat in het licht daarvan de in de lezing van Hutchinson geopenbaarde uitkomst onverwacht is (“opmerkelijk” in de woorden van de deskundige van Wellcome) voor de gemiddelde vakman. Dat is echter onvoldoende om aan te nemen dat de gemiddelde vakman de expliciet door Hutchinson aangegeven richting voor verder onderzoek zou negeren. Anders dan in de verleningsprocedure, waarin de examiner heeft aangenomen dat er een “strong prejudice” bestond tegen de combinatie, moet er in de onderhavige procedure namelijk van worden uitgegaan dat de bedoelde verwachtingen van de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum geen vooroordeel opleverden tegen de behandeling van malaria met de combinatie. Wellcome heeft zelf uitdrukkelijk verklaard dat zij geen beroep doet op een vooroordeel, maar alleen wijst op negatieve pointers (pleitnota, paragraaf 16). Zoals Glenmark terecht heeft aangevoerd, daarin gesteund door de verklaring van haar deskundigen Hill en Molyneux, vormt het feit dat de combinatie onverwacht goed lijkt te werken, een reden om juist wel verder onderzoek te doen. Die onverwacht goede werking doet namelijk vermoeden dat het gaat om een combinatie met een potentiërend effect, dat wil zeggen een combinatie waarvan het effect groter is dan de optelsom van de effecten van de individuele geneesmiddelen (zie over dergelijke combinaties, hiervoor r.o. 4.16). Daardoor zou de gemiddelde vakman, ondanks zijn zorgen over de effectiviteit van atovaquone als zelfstandig geneesmiddel, niet automatisch ook de combinatie terzijde schuiven. Het mag zo zijn dat de gemiddelde vakman op basis van Hutchinson nog niet als vaststaand zou aannemen dat die combinatie daadwerkelijk potentiërend is, zoals Wellcome benadrukt, maar dat is ook niet nodig om de vakman aan te sporen om nader onderzoek te doen. Het volstaat dat de onderzoeksresultaten van Hutchinson voor de gemiddelde vakman zodanig overtuigend waren dat een verdere stap in het onderzoek naar de combinatie van atovaquone en proguanil voor de hand lag (zie ook hierna r.o. 5.13). Daarbij is van belang dat ‒ zoals Glenmark onweersproken heeft aangevoerd ‒ malariabestrijding op de prioriteitsdatum zeer problematisch was geworden door wijd verspreide resistentie tegen de bestaande malariabestrijdingsmiddelen, zodat de vakwereld wanhopig op zoek was naar nieuwe effectieve geneesmiddelen. De gemiddelde vakman kon het zich dus niet veroorloven een veelbelovende combinatie links te laten liggen.

5.13. Het betoog van Wellcome dat de gemiddelde vakman zou inzien dat het onderzoek van Hutchinson beperkt was (slechts 24 of 27 patiënten) en dat zijn onderzoeksresultaten onvolledig waren (van 3 of 6 patiënten zijn geen gegevens bekend), kan niet leiden tot een ander oordeel. Glenmark heeft – onder verwijzing naar een verklaring van haar deskundigen Hill en Molyneux en als zodanig onweersproken – aangevoerd dat de gemiddelde vakman het onderzoek van Hutchinson zou zien als een zogeheten pilot of proof of concept study, dat wil zeggen een eerste stap in het klinische testen van een geneesmiddel, en dat bij die studies een relatief beperkte omvang gebruikelijk is. Het doel van een dergelijk onderzoek is dan ook niet om het bewijs te leveren dat een geneesmiddel zodanig veilig en effectief is dat het direct op de markt kan worden gebracht, maar om te kunnen beoordelen of verder onderzoek op zijn plaats is. Een uitkomst waarbij van de 21 patiënten van wie data bekend zijn, er 20 “radically cured” zijn en de recrudescentie bij die ene andere patiënt goed te verklaren is, maakt dat het voor de hand ligt om vervolgonderzoek te doen. De onvolledigheid van de data over de werking van de combinatie zullen mogelijk meebrengen dat de gemiddelde vakman op dit punt wat meer reserves heeft dan Hutchinson zelf tentoonspreidt in zijn presentatie, maar dat neemt niet weg dat het voor de hand lag om de duidelijke aansporing van Hutchinson op te volgen.

Lees de uitspraak HA ZA 12-1064 en schone pdf HA ZA 12-1064.

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU, 18 april 2013 C-210/13 (Glaxosmithline Biologicals tegen Comptroller-General)
- dossier
Gewasbeschermingsmiddelenoctrooi. Aanvullend Beschermingscertificaat (ABC)/ Verzoekster GSK vraagt in 2008 in het Verenigd Koninkrijk een ABC aan voor ASO3, een adjuvans waarvoor zij een Europees octrooi hebben, en in 2011 een ABC voor een vaccin dat een antigeen en ASO3 bevat en waarvoor zij ook een Europees octrooi hebben. Beide aanvragen steunen op een door het Europees Geneesmiddelenbureau verleende vergunning voor het in de handel bnengen van Prepandrix, een prepandemisch griepvaccin. Deze stoffen worden omschreven in punt 14 – 16 van de verwijzingsbeschikking. Verweerder, de toezichthouder op patenten, modellen en merken in het VK, wijst de aanvraag af omdat ASO3 (in navolging van arrest van het HvJ EU in de zaak C-431/04 MIT) geen werkzame stof zou zijn in de zin van de ABC-verordening. Ook in Richtlijn 2001/83 zoals gewijzigd bij Richtlijn 2011/62/EU, wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen ‘werkzame stoffen’ en ‘hulpstoffen’.

De verwijzende Engelse rechter heeft, net als in de door een Duitse rechter recente ingediende, nog lopende zaak C-11/13 [LS&R 473] Bayer CropScience nadere uitleg nodig over Vo. 469/2009 en stelt het HvJ EU de volgende vragen:

1. Is een adjuvans dat op zichzelf geen therapeutische werking heeft, maar dat de therapeutische werking van een antigen versterkt wanneer het met dat antigen in een vaccin wordt gecombineerd, een „werkzame stof” in de zin van artikel 1, sub b, van verordening nr. 469/2009/EG?

2. Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, kan de samenstelling van een dergelijk adjuvans met een antigen niettemin als een „samenstelling van werkzame stoffen” in de zin van artikel 1, sub b, van verordening nr. 469/2009/EG worden beschouwd?

Supreme Court of the United States 13 juni 2013, No. 12–398 (Association for Molecular Pathology e.a. tegen Myriad Genetics, Inc. e.a.)
Met samenvatting van András Kupecz.
Unaniem heeft de Supreme Court van de Verenigde Staten op 13 juni 2013 besloten dat Myriad geen octrooi voor de BRCA1- en BRCA2-genen kan verkrijgen. BRCA1 en -2 bepalen in belangrijke mate of iemand gevoelig is voor borst- en eierstokkanker. Volgens de Supreme Court hebben de DNA-sequenties (geclaimd als "isolated DNA coding for…") in wezen betrekking op genetische informatie die als zodanig reeds in de natuur voorkomt. Myriad heeft uitsluitend de locatie van de betreffende genen in het menselijk genoom opgehelderd. Hiermee vallen de DNA-claims onder de "laws of nature"-uitzondering op octrooieerbaarheid.

In Europa (wellicht met uitzondering van Duitsland en Frankrijk) geldt - ingevolge artikel 5, lid 2. van de Biotechnologierichtlijn - dat "[E]en deel van het menselijk lichaam dat werd geïsoleerd of dat anderszins door een technische werkwijze werd verkregen, met inbegrip van een sequentie of een partiële sequentie van een gen, vatbaar [is] voor octrooiering, zelfs indien de structuur van dat deel identiek is aan die van een natuurlijk deel." Lid 3 bepaalt voorts dat "de industriële toepassing van een sequentie of een partiële sequentie van een gen concreet [moet] worden vermeld in de octrooiaanvraag. Een DNA-sequentie is dus octrooieerbaar mits de toepassing van die sequentie in de aanvrage staat."

De VS en Europa verschillen na "Myriad" fundamenteel voor wat betreft de octrooieerbaarheid van DNA-sequenties. De Supreme Court bepaalde in dezelfde beslissing echter (ten overvloede) dat cDNA (een speciale, kunstmatige vorm van DNA) en toepassingen van DNA-sequenties wel "gewoon" octrooieerbaar zijn. De gevolgen voor de praktijk zullen dus vermoedelijk te overzien zijn.

A naturally occurring DNA segment is a product of nature and not patent eligible merely because it has been isolated, but cDNA is patent eligible because it is not naturally occurring. Pp. 10–18.

(a) The Patent Act permits patents to be issued to “[w]hoever invents or discovers any new and useful . . . composition of matter,” §101, but “laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas” “ ‘are basic tools of scientific and technological work’ ” that lie beyond the domain of patent protection, Mayo, supra, at ___. The rule against patents on naturally occurring things has limits, however. Patent protection strikes a delicate balance between creating “incentives that lead to creation, invention, and discovery” and “imped[ing] the flow of information that might permit, indeed spur, invention.” Id., at ___. This standard is used to determine whether Myriad’s patents claim a “new and useful . . . composition of matter,” §101, or claim naturally occurring phenomena. Pp. 10–11.

(b) Myriad’s DNA claim falls within the law of nature exception. Myriad’s principal contribution was uncovering the precise location and genetic sequence of the BRCA1 and BRCA2 genes. Diamond v. Chakrabarty, 447 U. S. 303, is central to the patent-eligibility inquiry whether such action was new “with markedly different characteristics from any found in nature,” id., at 310. Myriad did not create or alter either the genetic information encoded in the BCRA1 and BCRA2 genes or the genetic structure of the DNA. It found an important and useful gene, but groundbreaking, innovative, or even brilliant discovery does not by itself satisfy the §101 inquiry. See Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co., 333 U. S. 127. Finding the location of the BRCA1 and BRCA2 genes does not render the genes patent eligible “new . . . composition[s] of matter,” §101. Myriad’s patent descriptions highlight the problem with its claims: They detail the extensive process of discovery, but extensive effort alone is insufficient to satisfy §101’s demands. Myriad’s claims are not saved by the fact that isolating DNA from the human genome severs the chemical bonds that bind gene molecules together. The claims are not expressed in terms of chemical composition, nor do they rely on the chemical changes resulting from the isolation of a particular DNA section. Instead, they focus on the genetic information encoded in the BRCA1 and BRCA2 genes. Finally, Myriad argues that the Patent and Trademark Office’s past practice of awarding gene patents is entitled to deference, citing J. E. M. Ag Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred Int’l, Inc., 534 U. S. 124, a case where Congress had endorsed a PTO practice in subsequent legislation. There has been no such endorsement here, and the United States argued in the Federal Circuit and in this Court that isolated DNA was not patent eligible under §101. Pp. 12–16.

Op andere blogs:
IPKat (What one hand gives, the other takes away? A deeper look at Myriad)
IPKat (Are human genes patentable?)
IPKat (Myriad: does it make a difference in the real world?)
IP Watch (US Supreme Court Restricts Gene Patents … A Little)
KluwerPatentBlog (U.S. Supreme Court Holds Isolated Human Genes May Not Be Patented)
Novagraaf (Is een octrooi mogelijk op menselijke genen)
NLO (Uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof over de octrooieerbaarheid van DNA)
PatLit (US Supreme Court Rules That Isolated DNA Is Not Patent-Eligible, But cDNA Is Eligible)

HR 7 juni 2013, LJN BZ4115 (Lundbeck tegen Tiefenbacher en Centrafarm B.V.)
Uitspraak ingezonden door Willem Hoyng en Geert Theuws, Hoyng Monegier LLP.
In't kort: Octrooirecht. Zie eerdere conclusie A-G IEF 12417. Lundbeck is houdster van EP347066 B1 en ABC 300155 op de stof escitalopram. Lundbeck heeft een cassatiemiddel voorgesteld. Dat middel valt uiteen in een 'Algemeen Middel' en drie (I-III) middelonderdelen. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het Hof [IEF 10820] en wijst de zaak terug naar hetzelfde Hof.

4.2. Het middel keert zich tegen de hiervoor onder (c)-(e) vermelde oordelen . Het betoogt in de eerste plaats dat het hof heeft miskend dat het op inventieve wijze oplossen van het probleem dat een gemiddelde vakman (en derhalve de stand van de techniek) over een stof met te verwachten gunstige eigenschappen niet kan beschikken, betekent dat de bedoelde stof die op die wijze wordt verschaft en waarmee de stand van de techniek derhalve wordt verrijkt, (nieuw en) inventief is.

4.3. Dit betoog is gegrond (...)

4.1 (...) (c) Op de prioriteitsdatum lag het voor de vakman voor de hand om na te gaan of een racemaat is te scheiden in zijn enantiomeren omdat er vele aanwijzingen bestonden dat een zuiver enantiomeer een betere werking kan hebben dan het racemaat. Bij citalopram bestond een redelijke verwachting dat van die betere werking sprake zou zijn, zoals naderhand ook het geval is gebleken bij escitalopram. Het in het Amerikaanse octrooischrift US-A 4.136.193 geopenbaarde racemaat citalopram, bestaat, zo weet de vakman, uit twee enantiomeren. De vakman die op zoek is naar een enantiomeer dat beter werkt dan het racemaat, komt dus direct uit bij ofwel het (+)-enantiomeer ofwel het (-)-enantiomeer van Citalopram, waarbij een verbeterde werking van het (+)-enantiomeer met een factor van ongeveer 2 ten opzichte van het racemaat niet verrassend is (zodat van een verrassend technisch effect geen sprake is). Het door [eiseres] aan de stand der techniek toegevoegde escitalopram mist daarom inventiviteit (rov. 8.1-8.9).
(d) De werkwijze om escitalopram te verkrijgen volgens conclusie 6 van EP 066 is nieuw en inventief (rov. 9-12). Daarmee heeft [eiseres] tevens de uitsluitende rechten verkregen voor het rechtstreeks daarmee verkregen escitalopram. Het standpunt van [eiseres] dat zij daarmee ook de uitsluitende rechten heeft verkregen op escitalopram als zodanig, is onjuist. Absolute stofbescherming wordt verleend aan hem die voor het eerst de stand van de techniek heeft verrijkt met een nieuw én inventief product. Indien, zoals hier, de inventiviteit slechts is gelegen in de werkwijze waarmee het (nieuwe, maar niet inventieve) product voor het eerst wordt verkregen, is de stand van de techniek verrijkt met deze werkwijze en met het product verkregen volgens die werkwijze, voor welke werkwijze en product dan bescherming wordt verleend. Zolang derden niet in staat zijn het product te verkrijgen via een wezenlijk andere bereidingswijze, zoals volgens [eiseres] hier het geval is, is er in feite sprake van een stofbescherming. Naarmate er echter wezenlijk andere werkwijzen voor de bereiding van het product aan de stand van de techniek worden toegevoegd, vallen de daarmee verkregen producten, indien toegepast door een derde, niet onder de werkwijze-conclusie van het octrooi (rov. 14.1-14.3 en 14.5-15).
(e) Uit uitspraak T 595/90 van de Technische kamer van beroep van het Europese Octrooibureau valt mogelijk iets anders af te leiden met betrekking tot de stofbescherming, namelijk dat indien geen bekende manier bestaat om een op zichzelf bekende en dus niet inventieve stof te maken, degene die daarvoor een methode ontwikkelt die nieuw en inventief is, ook een octrooi op de stof kan claimen. In dat geval rust echter de bewijslast dat op de prioriteitsdatum geen bekende werkwijzen bestonden waarmee het enantiomeer kon worden verkregen, op de houder van het op het enantiomeer gerichte octrooi. [Eiseres] heeft dienaangaande geen specifiek bewijsaanbod gedaan (rov. 14.3 en 14.4).

4.3 Dit betoog is gegrond. Een stof waarvan de samenstelling en mogelijke eigenschappen op zichzelf bekend zijn en die om die reden op voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek als bedoeld in art. 56 Europees Octrooiverdrag (EOV) en art. 6 ROW 1995, kan desondanks niet voor de hand liggend zijn in de zin van die bepalingen en daarom octrooieerbaar, als uit de stand van de techniek op de prioriteitsdatum geen werkwijze bekend is om die stof te verkrijgen en met de geclaimde werkwijze derhalve voor het eerst die stof kan worden verkregen op een inventieve wijze. In zodanig geval geldt immers dat ook de stof, hoewel op zichzelf bekend wat betreft samenstelling en mogelijke eigenschappen, niet op voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. In dat geval kan daarom ook een stofoctrooi worden verkregen.
Dit is de vaste lijn van de Kamers van beroep van het Europees Octrooibureau (zie de beslissingen die worden aangehaald onder 2.7 van de conclusie van de Advocaat-Generaal). Ook door de hoogste rechters van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is - met betrekking tot het onderhavige octrooi - in deze zin geoordeeld (BGH 10 september 2009, Xa ZR 130/07 en - hoewel de inventiviteit in die uitspraak als zodanig niet meer ter discussie stond - House of Lords, UK, 25 februari 2009, [2009] UKHL 12).

4.4 Het hiervoor in 4.1 onder (d) vermelde oordeel van het hof is dus onjuist, terwijl het hof niet tot de hiervoor in 4.1 aan het slot van (c) vermelde slotsom heeft kunnen komen dat escitalopram inventiviteit mist, nu het bij het bereiken van die slotsom niet heeft betrokken dat escitalopram ook inventief kan zijn op de hiervoor in 4.3 vermelde grond.

4.5.1 Ook het hiervoor in 4.1 onder (e) vermelde oordeel van het hof kan geen stand houden. [Eiseres] heeft in dit geding gemotiveerd aangevoerd dat escitalopram inventief is op de hiervoor in 4.3 vermelde grond. Blijkens zijn hiervoor in 4.1 onder (d) vermelde oordeel heeft het hof de juistheid van deze stelling tot uitgangspunt genomen. Het heeft voorts in rov. 10.1-12 de stelling van [verweerster 1] en Centrafarm verworpen die inhoudt dat conclusie 6 van EP 066 inventiviteit mist omdat, kort gezegd, de methoden voor scheiding van (de) enantiomeren (van citalopram) voor de hand liggend zijn. Daarbij heeft het hof weliswaar in rov. 12 de waarde in het midden gelaten van het door [verweerster 1] en Centrafarm in het geding gebrachte rapport van Matrix Laboratories van 27 november 2008 - volgens welk rapport de enantiomeren van citalopram kunnen worden bereid langs een andere weg dan beschreven bij conclusie 6, namelijk met gebruik van desmethylcitalopram als precursor - maar het heeft niet vastgesteld dat de verwijzing naar dat rapport, waarvan de inhoud door [eiseres] gemotiveerd is bestreden als onjuist en niet naar behoren onderbouwd, een voldoende betwisting oplevert van de stelling van [eiseres]. Het heeft de stelling van [eiseres] reeds daarom niet kunnen afdoen op de grond dat [eiseres] dienaangaande geen specifiek bewijsaanbod heeft gedaan. In onderdeel II onder 4 liggen hierop gerichte klachten besloten, die slagen.

4.5.2 Overigens klaagt onderdeel II onder 4 eveneens terecht dat het hof bij zijn oordeel is uitgegaan van een onjuiste opvatting omtrent de bewijslast in dit verband. Nu [verweerster 1] en Centrafarm vernietiging van het octrooi vorderen wegens het ontbreken van inventiviteit, rust de bewijslast van de stelling dat die inventiviteit ontbreekt, in beginsel op hen (art. 150 Rv). Dit wordt niet anders doordat het hier het bewijs betreft van een eis als bedoeld hiervoor in 4.3, te weten dat geen (andere) werkwijze bekend is om de geclaimde stof te bereiden.
Uit de door het hof genoemde uitspraak T 595/90 van de Technische kamer van beroep van het Europees Octrooibureau volgt geen andere bewijslastverdeling. In de eerste plaats heeft die uitspraak betrekking op de verlening van een octrooi en niet op de vernietiging van een reeds verleend octrooi. In de tweede plaats is die uitspraak gebaseerd op de bijzonderheden van (de stand van de techniek met betrekking tot) het daarin aan de orde zijnde geval van het zuiver maken van een chemische stof. In deze zaak gaat het om iets anders, namelijk -naar het hof heeft vastgesteld in rov. 7 en 18.5 - om het verkrijgen van een nieuwe stof.

Lees de uitspraak nr. 12/00888, LJN BZ4115 (pdf).

Hof Den Haag 28 mei 2013, LJN CA1020 (Taste of Nature Holding tegen Cresco Handels B.V.)
Octrooirecht. Taste of Nature produceert en verkoop een bepaald type spruit- of kiemplant voor consumptie. Het hof, als kort gedingrechter in appel, vernietigt het eerdere vonnis [IEF 10846] en beveelt staking van inbreuk op EP 1 290 938. Het octrooi ziet op een plant en een spruit van een plant, van de radijssoort Raphanus sativa, met een verhoogd anthocyaninegehalte, alsmede op een werkwijze voor de productie ervan.

Maatstaf toewijsbaarheid octrooi-inbreukverbod in kort geding, de kort gedingrechter in appel stemt oordeel af op de bodemuitspraak. Ondanks de bewijsopdracht in bodemzaak [IEF 12649] is toch sprake van een inbreukverbod in kort geding wegens andere bewijsregimes van deze verschillen typen procedures. Er wordt geconcludeerd dat onder het huidige recht planten zoals de in het octrooi geclaimde planten niet zijn uitgesloten van octrooieerbaarheid.

In citaten:

5.3. De maatstaf voor de uitleg van artikel 53 sub b EOV volgt uit artikel 31 van het Weens Verdragenverdrag (Trb. 1985, 79). Dat artikel bepaalt dat een verdrag te goeder trouw moet worden uitgelegd overeenkomstig de gewone betekenis van de termen van het Verdrag in hun context en in het licht van voorwerp en doel van het Verdrag. Daarvan uitgaande moet om de volgende redenen worden geconcludeerd dat de geclaimde plant niet onder artikel 53 sub b EOV valt.

5.4. Voorop staat dat het deel van artikel 53 sub b EOV waar Cresco een beroep op doet, blijkens de daarin gebruikte termen uitsluitend betrekking heeft op "werkwijzen". De in conclusie 1 geclaimde uitvinding betreft daarentegen niet een werkwijze, maar een plant, dat wil zeggen een voortbrengsel. Dat de geclaimde plant mede is gedefinieerd aan de hand van de productiewijze maakt dat niet anders. Gelet op het in het EOV consistent gehanteerde onderscheid tussen werkwijzen en voortbrengselen kan uit het gebruik van de term "werkwijze" worden afgeleid dat de opstellers van het Verdrag er bewust voor hebben gekozen voortbrengselen niet onder de reikwijdte van dit deel van artikel 53 sub b EOV te brengen. Het belang van het onderscheid tussen werkwijzen en voortbrengselen in dit kader wordt nog onderstreept door het feit dat het onderscheid ook terugkomt in artikel 53 sub b EOV zelf. Naast de uitzondering voor werkwijzen waar Cresco een beroep op doet, kent artikel 53 sub b EOV immers een specifieke uitzondering voor bepaalde voortbrengselen, te weten planten- en dierenrassen. Niet in geschil is overigens dat die uitzondering voor voortbrengselen niet van toepassing is op de in de conclusie 1 geclaimde uitvinding omdat die conclusie betrekking heeft op een plant in plaats van een plantenras.

5.3. De maatstaf voor de uitleg van artikel 53 sub b EOV volgt uit artikel 31 van het Weens Verdragenverdrag (Trb. 1985, 79). Dat artikel bepaalt dat een verdrag te goeder trouw moet worden uitgelegd overeenkomstig de gewone betekenis van de termen van het Verdrag in hun context en in het licht van voorwerp en doel van het Verdrag. Daarvan uitgaande moet om de volgende redenen worden geconcludeerd dat de geclaimde plant niet onder artikel 53 sub b EOV valt.

5.4. Voorop staat dat het deel van artikel 53 sub b EOV waar Cresco een beroep op doet, blijkens de daarin gebruikte termen uitsluitend betrekking heeft op "werkwijzen". De in conclusie 1 geclaimde uitvinding betreft daarentegen niet een werkwijze, maar een plant, dat wil zeggen een voortbrengsel. Dat de geclaimde plant mede is gedefinieerd aan de hand van de productiewijze maakt dat niet anders. Gelet op het in het EOV consistent gehanteerde onderscheid tussen werkwijzen en voortbrengselen kan uit het gebruik van de term "werkwijze" worden afgeleid dat de opstellers van het Verdrag er bewust voor hebben gekozen voortbrengselen niet onder de reikwijdte van dit deel van artikel 53 sub b EOV te brengen. Het belang van het onderscheid tussen werkwijzen en voortbrengselen in dit kader wordt nog onderstreept door het feit dat het onderscheid ook terugkomt in artikel 53 sub b EOV zelf. Naast de uitzondering voor werkwijzen waar Cresco een beroep op doet, kent artikel 53 sub b EOV immers een specifieke uitzondering voor bepaalde voortbrengselen, te weten planten- en dierenrassen. Niet in geschil is overigens dat die uitzondering voor voortbrengselen niet van toepassing is op de in de conclusie 1 geclaimde uitvinding omdat die conclusie betrekking heeft op een plant in plaats van een plantenras.

5.6. Cresco heeft daarnaast betoogd dat de door haar ingeroepen werkwijze-uitzondering (mede) is bedoeld om de octrooiering van niet-beïnvloedbare biologische processen te voorkomen. Zoals ook de Grote Kamer heeft geconstateerd (zie ook GKvB 9 december 2010, G 01/08, p. 65, voorlaatste alinea), is dat geen zinvolle uitleg van de werkwijze-uitzondering van artikel 53 sub EOV. Niet-beïnvloedbare biologische processen zij niet-technisch en niet-reproduceerbaar en stranden daarom al op de in artikel 52 EOV gestelde eisen aan octrooieerbare uitvindingen. Voor dergelijke processen is een uitzondering op octrooieerbaarheid dus niet nodig. Daar komt bij dat de veredelingsmethoden waarmee de door ToN geclaimde plant verkrijgbaar zijn, wel degelijk reproduceerbaar zijn en menselijk ingrijpen veronderstellen. Als de door Cresco voorgestelde ratio van de werkwijze-uitzondering wel zou worden aanvaard, pleit dat dus niet voor toepassing van de uitzondering op de specifieke, door ToN geclaimde uitvinding.

5.8. Ook de verwijzing naar uitspraken van het Hof van Justitie en de Grote Kamer over het gebruik van menselijke embryo's (HvJ EU 18 oktober 2011, C-34/10, Brüstle en GKvB 25 november 2008, G 2/06, WARF), kan Cresco niet baten. Anders dan Cresco heeft gesuggereerd, volgt uit die uitspraken niet dat een op werkwijzen betrekking hebbende uitzondering altijd mede betrekking heeft op de voortbrengselen van de werkwijze. De uitzondering die in die zaken aan de orde was, te weten de uitzondering voor het commerciële gebruik van menselijke embryo's in de zin van de artikelen 6 lid 2 sub c van de Biotechnologierichtlijn en 28 sub c van de Uitvoeringsregels EOV, is namelijk niet een werkwijze-uitzondering, maar een uitzondering voor alle uitvindingen (dus werkwijzen èn voortbrengselen) die betrekking hebben op het gebruik van menselijke embryo's. De vraag die in die zaken voorlag was dan ook niet of voortbrengselen van een uitgezonderde werkwijze onder de uitzondering kunnen vallen, maar of een conclusie die niet uitdrukkelijk het gebruik van embryo's vermeldt, daarop toch betrekking kan hebben in de zin van de genoemde bepalingen. Bovendien is de ratio van die uitzondering wezenlijk anders dan de ratio van de werkwijze-uitzondering van artikel 53 sub b EOV. Het commerciële gebruik van embryo's wordt geacht strijdig te zijn met de goede zeden in de zin van artikel 53 sub a EOV. Die uitzondering dient er dus toe om tegen te gaan dat de uitgezonderde technieken worden toegepast. De werkwijze-uitzondering van artikel 53 sub b EOV heeft een tegenovergestelde ratio. De werkwijze-uitzondering is juist bedoeld om kwekers de ruimte te geven om met klassieke veredelingsmethoden nieuwe plantenrassen te ontwikkelen (zie ook GKvB 9 december 2010, G 01/08, p. 66). Die twee verschillen maken dat de aangehaalde uitspraken een zo wezenlijke andere rechtsvraag beantwoorden, dat zij geen houvast bieden bij de uitleg van artikel 53 sub b EOV.

5.12. Overigens verwerpt het hof, voorshands oordelend, dat met "the sprout" uit conclusie 1 bedoeld moet zijn dat alle spruiten van de geclaimde plant paars dienen te zijn, terwijl Cresco een mengpopulatie van groene en rood-paarse radijsspruiten op de markt zou brengen, zodat Cresco geen inbreuk zou maken, zoals in hoofdstuk V. van de pleitnota van Cresco wordt aangevoerd. De beschermingsomvang van een octrooi wordt blijkens art. 69 EOV en het daarbij behorende uitlegprotocol immers bepaald door de conclusies opgevat in het licht van de beschrijving en de tekeningen en een dergelijke letterlijke van de context losgezongen uitleg wordt in het protocol juist uitdrukkelijk in de ban gedaan.

5.13. Voorshands oordelend komt het hof bij die stand van zaken tot de slotsom dat ToN voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het in het (tweede) GAC rapport geanalyseerde plantmateriaal afkomstig is van Cresco en dat daarmee wordt gekomen onder de beschermingsomvang van EP 938. Anders gezegd: het hof acht gerede kans aanwezig dat de bodemrechter toereikend inbreukbewijs zal worden gepresenteerd door ToN. Ook hier doet de in de bodemzaak ter zake gegeven bewijsopdracht niet af aan dit voorlopig oordeel in kort geding, vanwege de andere regels die in deze onderscheiden procedures gelden ten aanzien van bewijs. De enkele passage uit het e-mailbericht van Solleveld bedoeld in rechtsoverweging 5.37 van de bodemvonnissen omtrent de shelf life test doet daar in het licht van hetgeen hiervoor in 5.10 is overwogen onvoldoende aan af. De gewisselde aktes van partijen van 14 mei 2013 waarin de bodemvonnissen in het geding zijn gebracht, werpen geen ander licht op dit aspect van de zaak. Dragend in dit kort geding is het in 5.10 bedoelde aanvullende bewijsmateriaal, waarvan onduidelijk is of dit al aan de rechtbank ter beschikking stond, nu zij er niet kenbaar op is ingegaan, en dat hoe dan ook in het onderhavige hoger beroep niet is weersproken door Cresco.

5.14. Het vorenoverwogene brengt mee dat het vonnis van de Haagse voorzieningenrechter niet in stand kan blijven. In dit kort geding zal een octrooi-inbreukverbod worden toegewezen als nader geformuleerd in het dictum. De bij wege van eiswijzinging in hoger beroep gevorderde nevenvorderingen kunnen worden toegewezen als in het dictum verwoord, dat is aangepast met het oog op het zoveel mogelijk vermijden van executiegeschillen. Het gestelde spoedeisende belang bij deze maatregelen is erin gelegen, dat vanwege de gestelde publiciteit die Cresco aan het vonnis van de voorzieningenrechter heeft gegeven diverse derde-inbreukmakers de markt zijn betreden en de gevorderde opgaven ToN naar haar stelling de mogelijkheid verschaffen op korte termijn efficiënte maatregelen tegen deze derden te treffen. Cresco heeft dit gestelde spoedeisende belang bij de nevenvorderingen niet weersproken. Voor zover haar bezwaren tegen bepaalde elementen uit het petitum in het dictum niet zijn overgenomen, zijn deze door het hof bij gebreke van voldoende rechtens te respecteren belang verworpen.

Lees de uitspraak LJN CA1020 (pdf)

UK High Court of Justice, 17 April 2013, [2013] EWHC 807 (Ch), (International Stem Cell Corporation v Comptroller General of Patents)
Octrooirecht. Biotechnologische uitvinding. Er wordt voortgebouwd op de Brüstle-vragen/beslissing [LS&R 403]. The question to be referred: The parties have suggested that the following question should be referred. In my judgment this succinctly identifies the issue. Subject to any further submissions, this is the question that I intend to refer:

Are unfertilised human ova whose division and further development have been stimulated by parthenogenesis, and which, in contrast to fertilised ova, contain only pluripotent cells and are incapable of developing into human beings, included in the term "human embryos" in Article 6(2)(c) of Directive 98/44/EC on the legal protection of biotechnological inventions?

48. As to the referring Judgment, the Comptroller points out that the citation from [44] relied on by ISCC is incomplete. Once one takes into account the remainder of this paragraph, it is much more difficult to suggest that the conclusion of the CJEU expressly contradicted the findings of the Bundesgerichtshof. In particular, the German Court went on to say:
"Independent of this one point in favour of qualification as an embryo as defined in Art. 6 para 2c) of the Directive could be the fact that such cells in any event in the first division stages go through the same development as a fertilized egg cell and therefore appear equally worthy of protection."
My understanding of this passage is that the Bundesgerichtshof was pointing to the similarity between initial stages of development of parthenotes and fertilised egg cells and hypothesising that it could be said that parthenotes were equally worthy of protection from patentability.

49. The Comptroller further submits, correctly in my view, that whilst the Advocate General was clear that the dividing line was whether the cells were totipotent or pluripotent, it does not appear that the CJEU followed this distinction. Unlike the Advocate General, the Court did not frame its decision in relation to parthenotes on a conditional basis, even though it clearly had in mind the distinction between pluripotent and totipotent cells (see paragraph [22] of the CJEU Judgment).

50. Therefore, the Comptroller submits that it is unclear whether the test that the CJEU had in mind turned on merely commencing the process of development of a human being (whether or not the potential exists for the completion of the process), or commencing a process which is capable of leading to the birth of a viable human being. For the reasons given by Mr Mitcheson on behalf of the Comptroller, I agree.